ÍNDICE
1. El Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
2. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) y la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP).
3. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como Autoridad Resolutoria de Conflictos.
4. Requisitos concurrentes previos necesarios para la procedibilidad de una demanda contra un nombre de dominio, de acuerdo a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN.
5. Jurisprudencia de la OMPI respecto de la Prueba de la Mala Fe en el Registro y el Uso de un Nombre de Dominio:
A. Interpretación de la conjunción “y” en el tercer requisito del artículo 4 (a) de la Política Uniforme.
B. Enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas del requisito de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio.
C. Criterio Jurisprudencial respecto de la enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio.
6. Observaciones Finales
1. El Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
Pese a que en sus orígenes la Internet no tenía una función comercial, en la actualidad, al menos en lo que respecta a la parte denominada la “World Wide Web” o “WWW”, la Internet se encuentra absolutamente comercializada.
Desde fines de los años 90 la problemática en la Internet que ha recibido la mayor atención es el uso de los “nombres de dominio” o “domain names”, esto es, las denominaciones utilizadas para identificar a “sitios” o “páginas web” en el Internet.
Es importante en este punto entender un poco como funciona la red mundial de información o Internet. Básicamente es un sistema global de sistemas por medio del cual millones de computadoras alrededor del mundo están conectadas. A través de este sistema pueden enviarse mensajes de datos, intercambiarse archivos y acceder a información que se encuentre a en otros sitios del World Wide Web. Sin embargo, para poder lograr esto es necesario identificar las computadoras y los sitios donde se encuentre la información que deseemos acceder.
Esto es posible gracias al “Sistema de Nombres de Dominio” o “DNS”, el cual, por medio de palabras asimiladas a la dirección de protocolo (IP) que cada computador tiene, permite la requerida identificación. Estas palabras o denominaciones son conocidas como “nombres de dominio”.
Ahora, para que el sistema funcione, es necesario que cada computadora tenga una dirección IP única. Un buen símil sería lo que ocurre con los números telefónicos.
2. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)
En ejercicio del derecho que tenía por ser su creador, el gobierno de los Estados Unidos de América a través de una de sus agencias, la Fundación Nacional de las Ciencias (quien tenía bajo su cargo la supervisión de la Internet), en el año de 1993 suscribió un acuerdo con la compañía Network Solution, Inc. (NSI) para efectos de que administre lo que se conocía como el Internet Network Information Center (InterNIC). Consecuentemente, NSI tenía el monopolio de todo el sistema de registros de nombres de dominio. Los registros de dominio eran conferidos en un sistema de “first come, first served” (“primero en llegar, primero en recibir el beneficio”) y no existía análisis alguno respecto de si el dominio pretendido estaba en conflicto con alguna marca preexistente.
El monopolio de NSI terminó en Octubre de 1998, con la expiración del convenio celebrado con la Fundación Nacional de las Ciencias. El gobierno norteamericano optó por abrir el servicio a terceras entidades que también puedan servir de “registradores” de nombres de dominio. Este nuevo sistema se denominó “sistema de registro compartido”.
Al día de hoy, NSI aún mantiene cierto protagonismo, ya que mantiene la lista oficial de todas las entidades calificadas para ser registradoras de nombres de dominio. Este nuevo sistema lo supervisa una corporación sin fines de lucro denominada la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” o ICANN. Pese a que la ICANN tiene sus oficinas principales en los Estados Unidos de América, su Junta General de Directores está conformada por representantes de todas partes del planeta.
Para efectos de solucionar futuros conflictos entre nombres de dominio y marcas, la ICANN exige a los registradores de nombres de dominio que adopten la Política Uniforme para la Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (UDRP) (en adelante la “Política Uniforme”). A su vez, cada registrador debe asegurarse que toda persona que desee registrar un nombre de dominio en la Internet se someta a dicha política. De esta forma se ha creado un sistema vinculante que permite solucionar, en forma jurídicamente sólida y pragmáticamente efectiva, los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas.
En los tres primeros años de funcionamiento, la Política Uniforme ha permitido resolver más de 6000 disputas. El sistema de solución de conflictos de la Política Uniforme permite por la vía del arbitraje una solución de las disputas efectiva y fácilmente ejecutable.
Existen actualmente 4 organizaciones multilaterales que han sido autorizadas para ser instancias de arbitraje en disputas respecto de nombres de dominio: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Foro Nacional de Arbitraje (NAF), el Instituto CPR de Nueva York para la resolución de disputas y el Centro Asiático para la Resolución de Disputas de Nombres de Dominio.
El arbitraje puede realizarse por medio de un único árbitro o un Panel de 3 árbitros, a elección del reclamante, quien también asume los costos del arbitraje, salvo que el demandado haya solicitado 3 árbitros, incrementando consecuentemente los costos, en cuyo caso cada parte asumirá el cincuenta por ciento. El Panel o el único árbitro tienen 14 días para resolver. La carga de la prueba la soporta el reclamante y el criterio probatorio es el de la preponderancia de la evidencia.
3. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como Autoridad Resolutoria de Conflictos
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional dedicada a la protección de las obras del intelecto humano y a fomentar su producción. Esta clase de obras son reguladas por lo que se conoce como el Derecho de Propiedad Intelectual, el cual permitió en gran medida la revolución industrial y en la actualidad constituye uno de los factores más importantes de la era de la información.
La OMPI tiene su sede en Ginebra (Suiza) y es uno de 16 organismos especializados de las Naciones Unidas. Administra 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual. Tiene actualmente 182 Estados miembros.
La OMPI además de gozar de un importante prestigio internacional por su participación en el impulso de varios tratados y en la evolución del derecho de propiedad intelectual alrededor del mundo, es sede del “Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI” (en adelante simplemente “Centro de Arbitraje”), el cual, ha sido la principal institución en materia de solución de controversias relativas a nombres de dominio de Internet.
La jurisdicción y actividad del Centro de Arbitraje se rige por las siguientes normas: La Política Uniforme y su Reglamento, las Directrices y la Guía de la OMPI para la solución de controversias en materia de nombres de dominio.
Adicionalmente, los usuarios pueden consultar el cuadro de tasas para determinar el costo del procedimiento respectivo. Toda esta información puede ser accedida en el sitio web de la OMPI pertinente a estos procedimientos, el cual es muy completo y se actualiza constantemente.
Recordemos que el mandato principal de la OMPI es promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, por ello, fue precisamente un informe de la OMPI, realizado luego de una seria de consultas internacionales con los representantes de los sectores más importantes involucrados, el que sirvió de fundamento para la elaboración y expedición de la Política Uniforme por parte de la ICANN. El informe de la OMPI contenía recomendaciones relacionadas con los variados problemas que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio.
La OMPI es en la actualidad el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio, según lo señalan las últimas estadísticas.
Es por ello que cada vez más autoridades registradoras de nombres de dominio optan por la OMPI como su proveedor de servicios de solución de controversias.
4. Requisitos concurrentes previos necesarios para la procedibilidad de una demanda contra un nombre de dominio, de acuerdo a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN
Para efectos de que se verifique una actividad que merezca la censura o sanción del Panel de árbitros respectivo y la consecuente perdida del nombre de dominio en conflicto, deben verificarse en forma concurrente los requisitos del artículo 4 (a) de la Política Uniforme. Los cuales enumeramos a continuación:
Política Uniforme. Art.4 (a) Disputas Aplicables: “Usted será exigido a someterse a procedimiento administrativo mandatorio en el evento de que una tercera persona (un reclamante) afirme al respectivo registrador, de acuerdo a las normas de procedimiento, que:
(i) su nombre de dominio es idéntico o confundible con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos; y
(ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y,
(iii) su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos elementos esté presente.”
Mucha atención a la conjunción “y” en el artículo precitado, es dicha conjunción la que pone en evidencia la necesidad de que estas condiciones se verifiquen en forma concurrente, de lo contrario, el reclamo contra el nombre de dominio sería improcedente. No basta, por ejemplo, que el nombre de dominio sea confundible o inclusive idéntico a la marca de un tercero, sería necesario que además falten derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio y que su registro y actual utilización sean realizados de mala fe.
Adicionalmente, el propio artículo 4(a) in fine concluye en forma enfática que es el reclamante quien soporta la carga de la prueba respecto de la existencia de los requisitos condicionales y concurrentes para que sea procedente una reclamación contra un nombre de dominio.
5. Jurisprudencia de la OMPI respecto de la Prueba de la Mala Fe en el Registro y el Uso de Nombres de Dominio
A. Interpretación de la conjunción “y” en el tercer requisito del artículo 4 (a) de la Política Uniforme
El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual define a la mala fe como “Conciencia antijurídica de obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya que por existir una prohibición legal, o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio”.
Concretamente en la parte correspondiente al Derecho Civil sostiene “Las consecuencias de la mala fe no son forzosamente la nulidad del acto, sino la indemnidad del perjudicado, que se produce por esta vía, por la del resarcimiento o por otra determinada en cada caso”.
El primer punto de gran relevancia jurídica respecto del tercer requisito condicional y concurrente detallado en el artículo 4 (a) de la política uniforme -que debe ser analizado y destacado- es los efectos de la conjunción “y” cuando el requisito precitado expresa: “su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.” Aunque la interpretación aparente es la de simple indisolubilidad de ambos requisitos, un análisis más observador revelará ciertas sutilezas de gran efecto práctico en disputas de este tipo.
Así lo ha reconocido el panel de árbitros de la OMPI en reiterados fallos. En Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003 (Febrero 18 del 2000) el panel expresó: “La importancia del uso de la conjunción <y> es que el parágrafo 4(a)(iii) exige que el reclamante pruebe el uso de mala fe así como el registro de mala fe. Es decir, el registro de mala fe solo es insuficiente fundamento para obtener un remedio bajo la Política Uniforme.”
La Asociación Internacional de Marcas (International Trademark Association, INTA) y diversos dueños de marcas han intentado ampliar la aplicabilidad del requisito de registro y uso de mala fe. Específicamente se solicitó ampliar el requisito para incluir casos de registros de mala fe y usos de mala fe en forma independiente.
El principal argumento para esta ampliación era que los registradores fraudulentos o “cybersquatters” usualmente registran marcas de terceros como nombres de dominio para luego venderlos y aprovecharse de las necesidades comerciales del legítimo titular marcario.
El Panel Arbitral en Telstra Corporation Limited en forma brillante aclaró la debida forma de interpretar el artículo 4 (a) (iii) al expresar que:
“el aspecto relevante no es si quien registro el nombre de dominio realiza una acción positiva de mala fe respecto de dicho nombre de domino, sino, si en atención a todas las circunstancias del caso, puede concluirse que quien registró el nombre de dominio está actuando de mala fe. La diferencia entre realizar una acción positiva de mala fe y actuar de mala fe puede parecer fina, pero es una distinción importante. La relevancia de la distinción es que el concepto de un nombre de dominio utilizado de mala fe no está limitado a la acción positiva; la inacción esta incluida en el concepto. En otras palabras, es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad de quien registra el nombre de dominio constituya un uso de mala fe de dicho registro.
Este entendimiento del artículo 4(a)(iii) esta apoyado por las disposiciones de la Política Uniforme. El artículo 4(b) identifica, sin limitación alguna, circunstancias que serán evidencia de registro y uso de mala fe de un nombre de dominio, para efectos del artículo 4(a)(iii). Únicamente una de estas circunstancias (artículo 4(b)(iv)), necesariamente implica una acción positiva postregistro en relación con el nombre de dominio (usar el nombre para atraer consumidores a un sitio web u otra ubicación en línea. Las otras 3 circunstancias contemplan o una acción positiva o una inacción en relación con el nombre de dominio.
La interrogante surge entonces respecto de cuales circunstancias de inacción (retención pasiva) además de las mencionadas en los artículos 4(b)(i), (ii) y (iii) pueden constituir un uso de mala fe de un nombre de dominio. Esta es una pregunta que no puede ser respondida en abstracto; la pregunta puede ser únicamente contestada en relación a los hechos particulares de un caso específico.”
Este punto se ve graficado en la decisión adoptada por el Panel Arbitral de la OMPI en FNAC v. Abdouni Abdelha WIPO Case No. D2005-0968 (Octubre 26, 2005), en la cual concluye -especialmente considerando la fuerte reputación de la marca y su amplio conocimiento en el público- que pese a la inactividad del nombre de dominio realizado de mala fe, el Panel “es incapaz de concebir ningún uso plausible actual o contemplado del registro de dominio que no sería ilegítimo” y en consecuencia concluye que “la retención pasiva del nombre de dominio en este caso en particular cumple con el requerimiento del artículo 4(a)(iii) que el nombre de dominio esté siendo utilizado de mala fe por el demandado.”
En conclusión, no debemos cometer el error de concluir que todo registro de dominio para cumplir con el requisito de registro y uso de mala fe debe ser efectiva y positivamente usado mediante una acción del titular. El mero registro acompañado de una inacción puede constituir -atendiendo a las circunstancias del caso- un uso válido de mala fe para efectos de atender el requerimiento del artículo 4(a)(iii).
C. Enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas del requisito de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio
El artículo 4 (b) de la política uniforme enumera las circunstancias indicativas del requisito de mala fe en el registro y el uso actual del nombre de dominio. Así tenemos que dicho artículo expresa:
Política Uniforme. Art. 4 (b) Evidencia de Registro y Uso de Mala fe: “Para los propósitos del artículo 4(a)(iii), las siguientes circunstancias, en particular pero sin limitación, si son consideradas presentes por el Panel, serán evidencia del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe:
(i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio por la principal finalidad de vender, alquilar o transferir el registro del nombre de dominio al reclamante, quien es el dueño de la marca o marca de servicios o a un competidor de dicho reclamante, por valores que excedan sus costos documentados relacionados directamente relacionados con el nombre de dominio; o,
(ii) que usted ha registrado el nombre de dominio con el propósito de prevenir al dueño de la marca o marca de servicio de reflejar su marca por medio del nombre de domino correspondiente, siempre que haya un patrón suyo respecto de dicha conducta; o,
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio con el propósito principal de perturbar el negocio de un competidor; o,
(iv) mediante la utilización del nombre de dominio, usted ha intentado en forma intencional
Es importante empezar por destacar que la enumeración del artículo 4 (b) de la Política Uniforme de la ICANN no enumera en forma exhaustiva los medios de prueba para atender el requerimiento de “registro y uso del nombre de dominio en mala fe”, necesario para la admisibilidad y pertinencia del reclamo.
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