Contrato de transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia é uma negociação econômica e comercial que desta maneira deve atender a determinados preceitos legais e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.

A expansão do sistema produtivo cria necessidades tecnológicas, que devem ser supridas e muitas vezes o são através de pesquisa tanto nas próprias unidades produtivas e instituições nacionais de pesquisa como também por fontes externas de know-how, através da transferência.

O know-how é um desenvolvimento tecnológico de produção.  Cada empresa industrial desenvolve o seu próprio know-how, podendo, entretanto, se desejar desenvolver sua tecnologia para melhorar e aumentar sua produção ou procurar tecnologias mais atualizadas, mediante a compra de know-how.

O know-how pode assumir diversas formas como, por exemplo, o aperfeiçoamento de técnicos e especialistas no exterior; importação de livros, revistas e outras publicações; programas internacionais de cooperação científica e técnica; importação de máquinas e equipamentos; e contratação de serviços de empresas estrangeiras.

Esta última forma de transferência é que nos interessará mais profundamente para realizar este estudo.  Para podermos estudar a contratação de serviços de empresas estrangeiras, é preciso identificar a origem e a natureza das solicitações do sistema produtivo, bem como os fatores responsáveis pelo seu não atendimento através da produção científica e tecnológica interna de cada país.  O processo de tecnologia envolve tanto um polo interno, o do know-how, como um polo externo, que reúne aqueles que vendem tecnologia.  A transferência de tecnologia tem relação direta com os fluxos financeiros criados entre países como também as exportações e importações, os investimentos e financiamentos externos e a propriedade estrangeira de empresas instaladas no País.

A tecnologia é um dos elementos essenciais nas negociações internacionais entre empresas ou investimentos, tendo-se em vista que a competitividade é o principal problema para o mercado internacional.  A tecnologia é o complexo de idéias criadas pelo gênio humano com vistas ao bem comum, portanto, é um bem imaterial, incorpóreo e suscetível de proteção jurídica.  A tecnologia é entendida pela doutrina como um conjunto de conhecimentos, idéias criadas pelo saber e criatividade humana aplicados para a produção e comercialização de bens ou serviços.

O tema de transferência de tecnologia está ligado de maneira muito íntima aos problemas gerais do desenvolvimento industrial.  A investigação do potencial de pesquisa tecnológica de um País, reflete a necessidade de contratação de conhecimento externo para fins de suprir a demanda interna deste país.  Mediante incorporação de inovações tecnológicas, há uma expansão de volume físico da produção o que torna possível suprir a demanda crescente de produtos.  Cria-se, portanto, a necessidade de lograr um conhecimento dos fatores que condicionaram o processo de modernização tecnológica das economias em desenvolvimento sem dispor de uma perspectiva ampla destas economias, de suas características fundamentais e experiência de desenvolvimento como também de suas tendências e metas futuras.

No início do processo de industrialização, o conhecimento tecnológico herdado da fase primário-exportadora era bastante limitado, não sendo o know-how capaz de contribuir para o atendimento dos novos requisitos que seriam definidos pela indústria emergente.

A expansão do setor industrial através da substituição de importações significou, quantitativa e qualitativamente, exigência crescente de novas tecnologias, induzindo, por sua própria natureza, que tais necessidades fossem atendidas por tecnologia importada.  Os fabricantes nacionais passaram a buscar uma tecnologia que somente existia no exterior substituindo assim, a importação de bens de consumo.  A existência da tecnologia é essencial ao meio internacional e à economia e é fator de produção com elevado valor comercial. A transferência de tecnologia é a sua comercialização e normalmente seu dono são as empresas multinacionais.

A importação de bens de capital caracterizou inicialmente a principal forma de transferência de tecnologia: cabia ao exportador de máquinas e equipamentos transmitir ao comprador local os conhecimentos técnicos necessários à instalação, operação e manutenção.  Como o fornecimento do know-how era secundário, essa forma de transferência encobria o custo da tecnologia importada, incorporando-o ao preço dos bens de capital.

O Brasil, muitas vezes não tinha recursos internos suficientes capazes de realizar os investimentos necessários para a busca de tecnologia no exterior.  Assim sendo, o país muitas vezes buscava além da tecnologia e bens de capital mais adequados, o próprio capital que tornava possível o empreendimento.

À medida que aumentava a participação de empresas estrangeiras nos setores produtivos do País, acentuavam-se os elementos determinantes da importação de tecnologia.  A crescente complexidade tecnológica dos novos processos produtivos e dos novos produtos exigia cada vez mais dos fornecedores dos bens de capital.  O sistema produtivo nacional passou a tentar obter projetos e serviços de engenharia necessários à solução de problemas específicos, bem como garantir assistência técnica permanente à operação das unidades produtivas do País.  Nessa forma de transferência, o pagamento da tecnologia importada já não era mais incorporado ao preço das máquinas e equipamentos, e já se tornara explícito.

Era mais conveniente ao produtor nacional acrescer seu custo para incluir à compra de tecnologia do exterior, do que realizar gastos de inversão em pesquisa tecnológica, de elevadíssimo custo.  O consumidor, portanto, foi quem arcou com os custos decorrentes da compra de tecnologia.

A cedente estrangeira da tecnologia, muitas vezes se beneficiava com esta transferência, pois através da contratação da prestação de serviços, a transferência constituía apenas um subproduto dos demais fluxos econômicos existentes entre o País e o exterior.  De outro lado, as empresas exportadoras poderiam sofrer uma certa inconveniência ao ceder a tecnologia na medida que esta cessão implicaria no fechamento do mercado brasileiro a seus produtos.  No entanto, vale ressaltar que a recusa de uma empresa exportadora muitas vezes cedia lugar a concorrência.  Nesse caso, a empresa exportadora perdia não apenas o mercado para suas exportações, mas ainda a possibilidade de participar indiretamente do mercado brasileiro através da remuneração do know-how cedido.  Ademais, o contrato de transferência de tecnologia gera uma grande movimentação de valores entre países.

Não obstante as observações acima mencionadas, o mercado internacional de tecnologia não é propriamente competitivo mais sim carrega uma estrutura oligopolista.

O Brasil tem diversos obstáculos internos que contribuem para dificultar ainda mais o desenvolvimento tecnológico no país.  O fato das empresas determinarem a importação de tecnologia como alternativa mais “rentável” é um deles.  O modesto potencial de pesquisa do Brasil se manifesta na carência de infra-estrutura tecnológica, na escassez e inadequada distribuição de recursos e de pessoal de nível médio e superior dedicado ás atividades de pesquisa.  Essa reduzida capacidade de pesquisa reflete na inexistência de economias externas para sua realização.  Outra característica típica do país é a participação crescente das empresas estrangeiras nos setores mais dinâmicos do sistema produtivo desempenhando um papel inibidor do desenvolvimento tecnológico autônomo. 

No caso das empresas estrangeiras, as pesquisas tecnológicas são projetos viáveis devido ao fácil acesso aos serviços de pesquisa das matrizes, sem contar a importância destas empresas frente ao regime de capital estrangeiro no país. A deficiente estrutura interna das empresas e a escassa qualificação gerencial são fatores que também dificultam a manutenção de equipes de pesquisadores e a realização de pesquisas.  Muitas vezes a própria empresa nacional desconhece suas próprias necessidades tecnológicas, sem contar a carência de recursos financeiros para investir na pesquisa.

Na transferência de tecnologia algumas das principais questões a serem abordadas se referem à seleção, à transmissão e à difusão e absorção, através do meio industrial nacional, dos conhecimentos técnicos importados.

A natureza da tecnologia importada pode classificar os contratos nas seguintes categorias: a assistência técnica, serviço permanente de consultoria, envolvendo conhecimentos técnicos especializados; licenças de fabricação e/ou para utilização de patentes, cessão de direitos de propriedade sobre desenhos e especificação de produtos sujeitos a processos definidos de industrialização, patenteados e registrados; licença para utilização de marcas, cessão dos direitos de exploração de marca de propriedade, obrigando à vinculação permanente entre as partes; serviços de engenharia, serviços temporários de assessoramento, envolvendo conhecimentos técnicos especializados e pressupondo vinculação transitória entre as partes; e elaboração de projetos, estudos baseados em pesquisas específicas, ou em acervos de informações e dados técnicos que permitem chegar às plantas, desenhos e especificações finais para a construção de unidades produtivas ou para a elaboração de produtos industriais.

Estes contratos evoluíram para as seguintes modalidades de transferência de tecnologia: licença de uso de privilégio industrial (exploração de patente); licença de uso de registro industrial (uso de marca); fornecimento de tecnologia; prestação de serviços de assistência técnica e científica.

Os contratos de acordos de empresa-a-empresa são de distintos tipos e os conhecimentos técnicos transmitem-se das formas  mais diversas.  Pode ser por meio de documentos fornecidos pela empresa, desenhos do produto e instruções para a sua fabricação, esquemas de lay-out, fluxogramas de processo, diagramas de carga, etc. Em outros casos pode ser através do envio de pessoal técnico para tomar temporariamente sob a sua responsabilidade determinadas tarefas específicas.

Os fornecedores de tecnologia devem tornar viável o acesso das empresas nacionais ao know-how elaborado no exterior.  O contrato de fornecimento de tecnologia industrial ou know-how, consiste na transmissão para outrem dos conhecimentos epeciais de fabricação, de fórmulas secretas, de técnicos ou de práticas originais através de uma contraprestação denominada royalty.  Há uma variação quanto aos objetivos da tecnologia, o know-how pode ser em forma de turn key, quando o fornecedor da tecnologia vende também o maquinário, com a obrigação de montá-lo.  É uma modalidade de contrato de compra e venda, com prestação de serviços e assistência técnica.  Faz-se o trun-key somente para grandes empreendimentos.  O know-how pode ocorrer na modalidade engineering, quando a assistência técnica visa apenas atualizar ou modernizar tecnologia já existente que tão somente está obsoleta.  Há também o joint-ventures e o fade-out arrangements.

Caberia à Agência de Tecnologia orientar o processo de absorção de conhecimento tecnológico do exterior, devendo para tanto, analisar o mercado mundial de tecnologia no sentido de avaliar as características da oferta, identificar a existência de fontes alternativas, e conhecer os custos comparados das diversas tecnologias; centralizar as informações sobre as transações para transferência de tecnologia; examinar os contratos para transferência de tecnologia submetidos ao registro, tendo em vista avaliar: a necessidade da importação da tecnologia contratada, a compatibilidade da tecnologia importada com os parâmetros sócio-econômicos nacionais, e a adequabilidade da remuneração prevista em face das condições prevalecentes no mercado mundial e da importância para o País da tecnologia a ser transferida; participar das negociações para transferência de tecnologia entre empresas brasileiras e estrangeiras; julgar o enquadramento de cada contrato para transferência com vistas à utilização das deduções fiscais previstas pela legislação vigente; e decidir sobre os limites de remessas para transferência de tecnologia, de acordo com a natureza do contrato e a atividade produtiva a que se destina, dedutíveis nas declarações de imposto de renda segundo a legislação vigente.

Os acordos de licença podem ser estabelecidos tanto entre empresas de um mesmo país, como entre empresas de países distintos.  Nestes últimos o acordo se reverte em maior complexidade, tanto nos aspectos jurídicos, quanto econômico e financeiro.  Os acordos de licença são, em muitos países, o instrumento principal para a transferência de tecnologia.  Freqüentes acordos de assistência técnica podem ser: a aquisição de know-how sem intervenção de um acordo de licença, caso em que a tecnologia correspondente transmite-se mediante uma simples prestação de serviços; aquisição de know-how mediante acordo de licença que representa uma simples compra, sem continuidade no fornecimento de dados e informações técnicas; e aquisição de tecnologia mediante acordo de licença que inclui o fornecimento continuado de informações sobre inovações ou aperfeiçoamentos futuros.

Pode ser objeto de acordo, segundo a prática internacional, os patentes, aonde o proprietário da patente geralmente concede com ou sem exclusividade, de manufaturar, usar ou vender os  produtos ou processos patenteados; conhecimentos técnicos, é o acordo de cessão de conhecimento técnico que pode constituir  em desenhos, fórmulas, instruções de fabricação, etc.; invenções, que podem ser objeto de acordos de licença tanto patenteadas quanto não patenteadas; marcas comerciais, uma vez registrada a marca num país estrangeiro, ela poderá ser utilizada.

O mais importante dos direitos do licenciador é receber uma remuneração, calculado com percentagem do valor da produção, eventualmente combinado com um pagamento inicial, e com um valor absoluto mínimo do royalty estabelecido em percentual.  O licenciado geralmente estabelece a obrigação de realizar certo montante mínimo de despesas de propaganda, como forma de promover a abertura ou a ampliação do mercado para o produto licenciado.  Sob o ponto de vista do licenciador, o mais importante dos direitos é o de receber uma contrapartida efetiva de transferência de tecnologia, nos casos de assistência técnica.  Quanto à obrigação do licenciador, o mesmo deve desenvolver todos os esforços comerciais e legais ao seu alcance para manter a sua patente em vigência e para combater legalmente qualquer tipo de infração que eventualmente ocorram.

As principais cláusulas que devem ser tratadas num contrato de transferência são: objeto contratual, a definição da tecnologia a ser transferida, os melhoramentos tecnológicos e as garantias do resultado.   Quanto a exploração de tecnologia deve-se utilizar as cláusulas de território, sublicenciamento, assistência técnica e exploração mínima.  Há também as cláusulas consideradas complementares e usuais que são: exclusividade, licença mais favorita ao licenciado, remuneração, e confidencialidade.

Cláusulas restritivas do contrato de transferência são: proibição de exportação dos produtos para os quais é contratada a tecnologia exterior, proibição (permanente ou temporária) de utilização, após o término do contrato, por parte da beneficiária, dos conhecimentos técnicos transferidos, e apropriação, por parte de empresa licenciadora da patente, dos direitos relativos a qualquer aperfeiçoamento introduzido pela firma licenciada no processo ou no produto em questão.

Os contratos propriedade industrial e de transferência de tecnologia são regulados, no presente momento, por um conjunto disperso de normas, não espelhadas, como ocorria até 1991, num único normativo 1. Tais normas relevantes incluem:

A legislação de Propriedade Intelectual relevante, e as normas de direito comum, especialmente o Código Civil, que a complementa.

O corpo da legislação tributária, especialmente a do Imposto sobre a Renda, cuja complexidade e mutabilidade merecem estudo próprio;

A legislação relativa ao Direito do Concorrência, especialmente a que dá competência ao CADE para analisar contratos que possam afetar a concorrência;

A lei 4.131/62, no que regula aspectos da remissibilidade das importâncias relativas aos contratos de tecnologia;

Os arts. 62, 140 e 211 do Código da Propriedade Industrial, Lei 9.279/96, que submetem à averbação ou registro no INPI tais contratos 2, assim como o Ato Normativo no. 135, de 15/4/97, que dispõe sobre o respectivo procedimento 3.

Os eventuais efeitos internos do tratado OMC/TRIPs 4.

Outros dispositivos relevantes de legislação esparsa, por exemplo, o Código do Consumidor.

Não obstante tal multiplicidade normativa, são três os aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia do exterior. Em primeiro lugar, a legislação tributária, em especial do imposto de renda e da recente Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE); em segundo lugar a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico, no caso presente, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e o CADE.

No Brasil, a produção tecnológica comercial está regulamentada pelo conjunto de normas dispersas citadas acima em especial pelo Código da Propriedade Industrial, (Decreto-Lei nº 7.903/45 e Lei nº 5.772/71, atualmente, revistos pela Lei nº 9.279/96) e pelas Portarias e Atos baixados pelo INPI.  Os contratos devem ser autorizados pelo INPI por motivos de interesse nacional e de preservação da tecnologia e mercado internos na forma do art. 211 do CPI/96 12.

À nível internacional existem os convênios internacionais de cooperação tecnológica que tratou os direitos de propriedade industrial (patentes, planos, diagramas etc) ou de pessoas (assistência técnica, treinamento de pessoa).  Na década de 1980, a UNCITRAL elaborou um projeto de Código Internacional de Conduta sobre Transferência de Tecnologia.  A UNCTAD tem estipulado critérios para a igualdade das partes no tratamento de seus interesses. O prazo para o pagamento em geral é mais prolongado que os outros contratos podendo ser por até anos, como na maioria das vezes acontece.

Os aspectos de maior relevância para a transferência de tecnologia é o registro dos contratos.  É indispensável que haja um registro prévio dos contratos que estabeleçam pagamentos pela importação de tecnologia.  São reconhecidos apenas duas categorias de transferência de tecnologia do exterior: licenças para utilização de marcas e patentes e contratos de assistência técnica, procedimentos de controle do cumprimento das disposições vigentes.

Há uma intermediação do Estado na transferência de tecnologia e esta intervenção é efetuada principalmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal, subordinada ao Ministério da Indústria e do Comércio.

Por disposição legal devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

Os contratos de transferência de tecnologia em geral são averbados por um prazo máximo de 5 (cinco) anos conforme a Lei nº 4131/62.  As formas e os prazos de pagamento do serviços são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.  A averbação do contrato no INPI é condição para  legitimar pagamentos para o exterior; permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados; e gera efeitos perante terceiros. Para o requerimento de averbação, os contratos deverão indicar claramente seus objetivos, as remunerações ou os "royalties", os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.  Por consequência, o INPI deve dar sua decisão (averbação, exigências ou arquivamento) no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do depósito regular da petição de averbação, conforme artigo 211, parágrafo único, Lei nº 9.279 de 14/05/96.  Conclui-se esta etapa com a emissão de um Certificado de Averbação, ou com indeferimento, ou com o arquivamento do pedido de averbação caso a empresa não cumpra com as exigências anteriormente formuladas.  Das decisões cabem: Pedido de reconsideração à Diretoria de Transferência de Tecnologia e Recurso ao Presidente do INPI, em caso de indeferimento.

As cláusulas do contrato de tecnologia eram impostas pelo INPI, mas com a Resolução nº 21/91, do próprio INPI, ficaram as partes contratantes liberadas para a forma contratual que melhor lhes convier, exigindo-se apenas a averbação do contrato no próprio INPI que deverá fiscalizar a transferência de tecnologia como também registrará os contratos de franquia e similares para produzirem efeitos perante terceiros.  Além de produzir efeitos em relação à terceiros, a averbação permite legitimar remessas de divisas ao exterior, como pagamento pela tecnologia negociada, através da dedutibilidade fiscal para a empresa receptora da tecnologia pelos pagamentos contratuais efetuados.

São contratos registráveis no INPI, aqueles que visam à exploração de patentes, uso de marcas, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica e o de franquia.  Os contratos de prestação de serviços estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados.  Nestes contratos exige-se a explicitação do custo detalhado das horas utilizadas por tipo de técnico.  No contrato de franquia são concedidos direitos que envolvam o uso de marcas, prestações de serviços de assistência técnica, etc.

Uma das características evidentes do Brasil é a dependência de seu sistema produtivo da tecnologia desenvolvida no exterior.  Esta dependência tem raízes históricas do próprio processo de desenvolvimento do país e seu reduzido potencial de atividades tecnológicas.  A política de transferência deve ser concebida dentro do marco da estratégia global de desenvolvimento nacional.

BIBLIOGRAFIA

1)     WIONCZEK, Miguel S., BUENO, Gerardo M., NAVARRETE, Jorge Eduardo. La transferencia internacional de tecnología, México, Fondo de Cultura Económica/ Economía Latinoamericana, 1988.

2)     ULHOA COELHO, Fábio. Manual de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 1994, 5a ed. Pp. 458-460

3)     BIATO, Francisco Almeida, GUIMARÃES, Eduardo Augusto A., FIGUEIREDO, Maria Helena P. A Transferência de Tecnologia no Brasil, Brasília, IPEA, 1973.

4)     Site INPI: http://www.inpi.gov.br/

5)     FIGUEIREDO, Nuno Fidelino. A transferência de tecnologia no desenvolvimento industrial do Brasil, Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1972.

6)     BOTELHO, Martinho M., Transferência de Tecnologia, artigo de Internet.